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¿Por qué una búsqueda de antecedentes no es suficiente?

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¿Por qué una búsqueda de antecedentes no es suficiente?

7 de Mayo, 2019.

Cuando una empresa desea comercializar con una marca, se debe tener en cuenta varias consideraciones previas para determinar si el uso de la misma infringe derechos de terceros, o bien, si su uso va en contra de los requerimientos contenidos en la legislación marcaria.

Erróneamente, estas consideraciones muchas veces se atienden hasta que se ha invertido ya en creación del logo y en publicidad de la marca. Este es un error que se debe de evitar a toda costa si se quiere evitar riesgos y gastos futuros innecesarios.

Además del siempre recomendado estudio de antecedentes para conocer si algún tercero ha inscrito una marca similar para productos o servicios idénticos o relacionados, hay otra consideración de gran relevancia, contenida en el Artículo 6ter del Convenio de París y respaldada por el artículo 7 incisos m) y n) de la Ley 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Se trata del impedimento del uso y registro de marcas que reproduzcan o imiten escudos, banderas u otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente, o reproduzcan o imiten signos oficiales de control o garantía adoptados por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.

Dicho impedimento se acentúa cuando de alguna forma se crea confusión en el consumidor, que lo lleve a pensar que el producto o servicio que está adquiriendo está respaldado por criterios de calidad del país correspondiente, o se trate de un bien o servicio auspiciado por la organización internacional cuya denominación o abreviatura reproduce.

Estos emblemas, signos de control, punzones y nombres y siglas de organizaciones internacionales no se protegen territorialmente en cada país mediante un procedimiento de inscripción ante cada Oficina de Marcas. El procedimiento que se definió es una comunicación o notificación por parte de cada Estado u organización internacional intergubernamental a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la cual funciona como intermediaria para hacer saber al público de dichas comunicaciones.

Estas notificaciones se publican de manera semestral en el sitio web de la OMPI. Además, se creó una base de datos para poder buscar si la marca deseada reproduce o imita algún signo propio de un Estado u organización internacional gubernamental, lo cual es de suma utilidad puesto que es imposible conocer emblemas utilizados por la totalidad de países, o recordar los nombres de todas las organizaciones internacionales. Esta base de datos puede ser consultada mediante el siguiente link:

A manera de ejemplo, Costa Rica cuenta con un registro para “essential Costa Rica” para proteger una lista amplia de productos y servicios, por lo que ninguna empresa en algún país miembro del Convenio de París podría utilizar un signo similar para comercializar productos o servicios relacionados.

Por otra parte, si se quiere comercializar con una marca que contiene un signo de control o garantía que es reconocido estatalmente y para la cual se ha obtenido una autorización para su uso, se está en todo derecho de incorporar el signo a la marca para darle así mayor valía y crear un impacto a nivel internacional.

Sobre esta autorización hay un vacío sobre quién es la entidad encargada para otorgarla. Muchos países no tienen definida una oficina específica para esta función. Este es el caso de Costa Rica, donde no hay una oficina determinada para permitir que la bandera del país se adicione a la marca que se comercializa para dar el mensaje al consumidor de que es una marca de origen costarricense. De hecho, la Ley N° 18, Regula Uso Símbolos Nacionales - Pabellón y Escudo -, indica en su artículo 13 que los particulares no podrán poner el Escudo Nacional en sus marcas, por lo que de ninguna manera podría otorgarse dicha autorización, y existiría únicamente la posibilidad de utilizar la marca país.

Sobre la autorización, el Registro de Propiedad Industrial de CR ha aceptado como autorización suficiente para entender que existe una aprobación de uso el hecho de que la marca que se pretende registrar se encuentra previamente inscrita en su país de origen. Este es el caso de la marca FRANCE IS IN THE AIR solicitada por SOCIETÉ AIR FRANCE. El Registro previamente denegó el registro por contener el nombre de Francia, y en proceso de apelación, el Tribunal Registral Administrativo consideró que el hecho de que la marca estuviera registrada en Francia, como se demostró con certificados de registro aportados por la empresa, demostraba autorización implícita por parte del Gobierno de Francia para que se pudiera registrar dicha marca en otros países, y era prueba suficiente para tener por acreditado que la solicitud fue avalada por el país de origen, y por ende autorizada por el gobierno francés.

Hay otros casos no tan sencillos al no contener el nombre expresamente de un país, y es ahí donde la búsqueda en la base de datos mencionada se convierte en un aliado más para evitar contingencias a futuro.

Autor: 

BLP.

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